이로재국제특허법률사무소 | 김수진 대표변리사

 

해외 진출을 준비하는 기업으로부터 "현지에 가 보니 우리 브랜드가 이미 다른 사람 이름으로 등록되어 있다"는 문의를 자주 받습니다. 상담 현장에서 가장 많이 받는 질문을 중심으로 정리했습니다.

 

Q1. 한국에서 상표등록을 받았는데, 해외에서도 보호되지 않나요?

 

보호되지 않습니다. 상표권은 각 나라에서 따로 등록해야 효력이 생깁니다. 특히 중국과 일본은 먼저 출원한 사람이 권리를 갖는 구조이므로, 한국 등록만 믿고 현지 출원을 미루면 제3자가 먼저 출원할 수 있습니다.

Q2. 현지 거래처나 대리점이 우리 상표를 먼저 출원했습니다. 되찾을 수 있나요?

 

가능성이 있습니다. 상대방이 거래 관계를 통해 우리 브랜드를 알고 있었다면, 부정한 목적의 출원이라는 점을 근거로 다툴 수 있습니다. 이때는 상대방이 우리 브랜드를 알고 있었다는 사실을 보여주는 자료가 핵심입니다. 거래 이메일, 계약서, 샘플 발송 기록, 전시회 참가 자료 등을 지금부터 모아 두시기 바랍니다.

 

Q3. 아직 출원 단계라면 무엇을 할 수 있나요?

 

출원이 공고된 뒤 정해진 기간 안에 이의신청을 할 수 있습니다. 중국은 공고일로부터 3개월, 일본은 등록 후 등록공보 발행일로부터 2개월 안에 이의를 제기할 수 있습니다. 기간이 짧으므로 선점 사실을 안 즉시 현지 상표 데이터베이스에서 진행 단계를 확인하는 것이 좋습니다.

 

Q4. 이미 등록까지 끝났다면 방법이 없나요?

 

그렇지 않습니다. 등록 후에는 무효심판을 청구하여 등록 자체를 다툴 수 있고, 상대방이 상표를 실제로 사용하지 않고 있다면 불사용취소를 검토할 수 있습니다. 중국과 일본에서는 등록상표를 정당한 이유 없이 연속 3년 이상 사용하지 않으면 취소를 청구할 수 있습니다.

 

Q5. 상대방이 상표를 사가라고 연락해 왔습니다. 응해야 하나요?

 

바로 응하기보다는 이의신청, 무효심판, 불사용취소로 다툴 수 있는지를 먼저 검토하시는 것이 좋습니다. 법적 대응 가능성을 확인한 뒤 협상하면 훨씬 유리한 조건에서 대화할 수 있습니다.

 

Q6. 비용이 부담됩니다. 지원받을 방법이 있나요?

 

한국지식재산보호원 등 공공기관에서 해외 지식재산 분쟁 대응을 지원하는 사업을 운영하고 있습니다. 기업 규모와 분쟁 내용에 따라 지원 대상이 될 수 있으므로 함께 확인해 보시기 바랍니다.

 

Q7. 앞으로 같은 일을 막으려면 어떻게 해야 하나요?

 

수출 계약이나 현지 홍보를 시작하기 전에 진출 국가에 상표를 먼저 출원하는 것이 가장 확실합니다. 여러 나라에 진출할 계획이라면 마드리드 국제출원을 활용할 수 있고, 중국처럼 현지 문자 표기가 쓰이는 국가에서는 현지어 상표도 함께 출원해 두는 것이 안전합니다.

 

마치며

해외 상표 문제는 대응 시기를 놓치면 선택지가 크게 줄어듭니다. 현지에서 우리 브랜드가 선점된 사실을 알게 되셨다면, 상대방과 연락하기 전에 먼저 전문가와 함께 진행 단계와 대응 가능성을 확인해 보시기 바랍니다.

 

이로재국제특허법률사무소는 해외 상표출원, 이의신청·무효심판·불사용취소 대응, K-브랜드 해외 분쟁 대응 업무를 수행하고 있습니다.

 

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