이로재국제특허법률사무소 | 강귀용 변리사(공학박사)

 

어느 날 갑자기 "귀사의 제품이 당사의 특허권을 침해하고 있으니 생산과 판매를 중단하라"는 경고장을 받는 경우가 있습니다. 당황해서 바로 판매를 중단하거나, 반대로 무시하고 방치하는 경우가 많지만 두 가지 모두 바람직하지 않습니다.

 

이번 칼럼에서는 특허침해 경고장을 받았을 때 차분하게 확인해야 할 사항을 순서대로 설명드리겠습니다.

 

1. 경고장에 적힌 특허권부터 확인하세요.

먼저 경고장에 기재된 특허번호로 특허권이 실제로 등록되어 있는지, 존속기간이 남아 있는지, 등록료가 납부되어 권리가 유지되고 있는지, 경고장을 보낸 사람이 실제 권리자인지를 확인해야 합니다.

간혹 출원 중이거나 이미 소멸된 권리를 근거로 경고장을 보내는 경우도 있으므로, 특허청 공개 자료를 통해 권리 상태를 확인하는 것이 출발점입니다.

 

2. 우리 제품이 청구범위에 포함되는지 비교하세요.

특허권의 보호범위는 명세서 전체가 아니라 특허청구범위를 기준으로 정해집니다. 원칙적으로 청구항에 기재된 구성요소를 우리 제품이 모두 갖추고 있어야 침해가 성립합니다.

따라서 청구항의 구성요소를 하나씩 나누어 우리 제품과 대비해 보아야 하며, 일부 구성요소가 다르더라도 실질적으로 동일하다고 평가되는 균등침해 여부도 함께 검토해야 합니다.

 

3. 상대방 특허의 무효 가능성을 검토하세요.

등록된 특허라도 출원 전에 이미 공개된 기술이 있었다면 무효가 될 수 있습니다. 선행기술조사를 통해 상대방 특허의 신규성·진보성을 다툴 자료가 있는지 확인하면, 이후 무효심판이나 협상에서 중요한 근거가 됩니다.

 

4. 권리범위확인심판도 활용할 수 있습니다.

우리 제품이 상대방 특허의 권리범위에 속하지 않는다는 점을 특허심판원에서 확인받는 소극적 권리범위확인심판을 청구할 수 있습니다. 분쟁이 길어질 가능성이 있다면, 무효심판과 함께 검토하는 것이 일반적입니다.

 

5. 회신은 신중하게 작성하세요.

경고장에 회신할 때 침해를 인정하는 듯한 표현을 쓰면 이후 분쟁에서 불리하게 작용할 수 있습니다. 회신 기한이 정해져 있더라도 검토가 끝나기 전에는 사실관계 확인 중이라는 취지로만 답하는 것이 안전합니다.

 

또한 경고장을 받은 이후에도 검토 없이 같은 제품을 계속 판매하면 고의 침해로 평가될 위험이 있습니다. 현행 특허법은 고의적 침해에 대해 손해액의 최대 5배까지 배상하도록 하고 있으므로, 경고장을 받았다면 빠르게 검토를 시작해야 합니다.

 

6. 설계변경과 라이선스도 선택지입니다.

침해 가능성이 높다고 판단되면 청구범위를 벗어나도록 제품 설계를 변경하는 방법, 또는 상대방과 실시권 계약을 체결하는 방법을 검토할 수 있습니다. 어떤 방법이 유리한지는 침해 가능성, 무효 가능성, 사업상 중요도를 함께 따져 결정해야 합니다.

 

마치며

특허침해 경고장은 무시해서도, 성급하게 굴복해서도 안 됩니다. 권리 상태 확인, 청구범위 대비, 무효 가능성 검토를 차례대로 진행하면 대응 방향을 합리적으로 정할 수 있습니다.

 

강귀용 변리사(공학박사) | 이로재국제특허법률사무소

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