김수진 변리사가 설명하는 상표등록 거절이유 대응 방법

 

상표등록 거절이유통지서를 받았다면, 어떻게 대응해야 할까요?

 

안녕하세요.

이로재 국제특허법률사무소의 김수진 변리사입니다.

사업을 시작하면서 브랜드명이나 로고를 정하고 상표출원을 진행했지만, 심사 과정에서 예상하지 못한 거절이유통지서를 받는 경우가 있습니다.

상표등록을 준비하는 개인사업자, 스타트업 및 중소기업 담당자분들께서는 다음과 같은 질문을 하십니다.

"이미 비슷한 상표가 등록되어 있다면 우리 상표는 등록받을 수 없는 건가요?"

"브랜드명이 식별력이 부족하다고 하는데 어떻게 대응해야 하나요?"

"지정상품을 일부 삭제하면 상표등록이 가능한가요?"

"상표출원 후 거절이유통지서를 받으면 다시 출원해야 하나요?"

이러한 문제는 상표출원 과정에서 발생할 수 있는 대표적인 심사 쟁점입니다.

이번 칼럼에서는 상표등록 거절이유통지서의 의미와 주요 거절이유, 의견서 및 보정서 작성 방법, 상표등록 가능성을 높이기 위한 대응 전략을 설명하겠습니다.

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1. 상표등록 거절이유통지서란 무엇인가요?

상표출원 후 심사관은 출원상표가 상표법에서 정한 등록요건을 충족하는지 심사합니다.

이 과정에서 선행상표와 유사하거나 상표 자체에 식별력이 부족하다고 판단하면 출원인에게 거절이유를 통지할 수 있습니다.

이를 일반적으로 **상표 의견제출통지서 또는 거절이유통지서(Office Action, OA)**라고 합니다.

상표법 제55조는 심사관이 상표등록거절결정을 하려는 경우 원칙적으로 출원인에게 거절이유를 미리 통지하고 의견서를 제출할 기회를 부여하도록 규정하고 있습니다.

따라서 거절이유통지서를 받았다고 해서 상표등록이 최종적으로 거절된 것은 아닙니다.

출원인은 지정된 기간 내에 의견서 또는 보정서를 제출하여 심사관이 지적한 문제를 해소할 수 있습니다.

다만 모든 거절이유가 극복 가능한 것은 아니므로, 어떤 법률 조항에 근거하여 거절이유가 통지되었는지 먼저 확인하는 것이 중요합니다.

 

2. 상표등록에서 가장 많이 발생하는 거절이유

상표등록 심사에서 문제되는 대표적인 거절이유는 크게 세 가지로 구분할 수 있습니다.

① 선행상표와의 유사성

이미 출원되거나 등록된 타인의 상표와 동일하거나 유사한 경우입니다.

상표법 제34조 제1항 제7호 등은 일정한 요건에 해당하는 선등록상표와 동일·유사한 상표의 등록을 제한하고 있습니다.

이때에는 단순히 두 상표의 글자가 같거나 다른지만 비교하는 것이 아닙니다.

일반적으로 다음 요소를 종합적으로 검토합니다.

• 외관: 상표의 전체적인 모습이 비슷한가?

• 호칭: 상표를 부르는 소리가 비슷한가?

• 관념: 상표에서 떠올리는 의미가 비슷한가?

• 거래실정: 실제 거래에서 상품 출처에 혼동이 발생할 우려가 있는가?

예를 들어 출원상표가 '해피마켓'이고 선등록상표가 'HAPPY MARKET'이라면 한글과 영문이라는 차이가 있더라도 호칭이나 관념이 유사하다고 판단될 수 있습니다.

그러나 상표에 공통된 문자가 포함되어 있다는 이유만으로 항상 유사한 상표에 해당하는 것은 아닙니다.

상표의 구성과 식별력, 전체적인 인상 및 구체적인 거래실정에 따라 판단이 달라질 수 있습니다.

② 상표의 식별력 부족

상표법 제33조는 자기의 상품과 타인의 상품을 구별할 수 있는 식별력에 관한 등록요건을 규정하고 있습니다.

상품의 보통명칭, 관용표장 또는 상품의 품질·효능·용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장 등은 원칙적으로 등록이 제한될 수 있습니다.

예를 들어 과일 판매업에 '신선한 과일'이라는 표현을 사용한다면, 해당 표현은 상품의 특성을 설명하는 것으로 판단될 가능성이 있습니다.

이 경우에는 단순히 해당 표현을 처음 생각해 냈다는 주장만으로 등록요건을 충족하기 어렵습니다.

다만 구체적인 상표의 구성에 따라 전체적으로 식별력이 인정될 수 있으며, 일정한 요건 아래 사용에 의한 식별력 취득이 문제될 수도 있습니다.

③ 지정상품 기재의 문제

상표출원에서는 상표 자체뿐만 아니라 어떤 상품이나 서비스에 사용할 것인지 지정해야 합니다.

이때 지정상품의 명칭이 불명확하거나 상품분류 기준에 적합하지 않으면 보정이 요구될 수 있습니다.

예를 들어 지나치게 포괄적이거나 불명확한 상품 명칭을 기재하였다면 심사관이 구체적인 상품 명칭으로 수정할 것을 요구할 수 있습니다.

이러한 경우에는 심사관이 지적한 내용을 확인하고 관련 상품분류 기준에 맞춰 지정상품을 보정하는 방법을 검토할 수 있습니다.

다만 출원 후 지정상품을 보정할 때에는 최초 출원 내용의 범위를 벗어나는 요지변경이 발생하지 않도록 주의해야 합니다.

 

3. 선등록상표와 유사하다는 거절이유에 어떻게 대응할까요?

상표등록 거절이유 중 실무적으로 중요한 유형이 선등록상표와의 유사성 문제입니다.

이 경우에는 다음 사항을 검토할 필요가 있습니다.

첫째, 두 상표의 유사 여부를 정확하게 판단해야 합니다.

심사관이 상표의 일부 구성요소에 주목하여 유사하다고 판단하였더라도, 상표 전체의 외관·호칭·관념 및 거래실정을 종합적으로 검토하면 다른 판단이 가능할 수 있습니다.

특히 여러 문자나 도형이 결합된 상표에서는 어떤 부분이 독립적인 식별력을 갖는지 검토해야 합니다.

둘째, 지정상품의 유사 여부를 확인해야 합니다.

두 상표가 유사하더라도 지정상품이 서로 비유사하다면 해당 선등록상표에 따른 거절이유가 성립하지 않을 수 있습니다.

다만 상품류 번호가 다르다는 이유만으로 지정상품이 비유사하다고 단정할 수는 없습니다.

상품의 용도, 기능, 생산·판매 경로 및 수요자 등을 종합적으로 검토해야 합니다.

셋째, 지정상품 보정 가능성을 검토해야 합니다.

거절이유가 일부 지정상품에만 해당한다면 해당 상품을 삭제하거나 적법한 범위 내에서 한정하는 방법을 검토할 수 있습니다.

그러나 사업에 반드시 필요한 핵심 상품을 삭제하면 상표등록을 받더라도 실제 사업을 충분히 보호하지 못할 수 있습니다.

따라서 지정상품 보정은 등록 가능성뿐만 아니라 향후 브랜드 활용 계획까지 고려하여 결정하는 것이 좋습니다.

 

4. 식별력 부족을 이유로 거절된 경우의 대응

상표에 식별력이 부족하다는 거절이유가 통지된 경우에는 해당 표현이 실제로 상품의 성질이나 특징을 직접 설명하는지 검토해야 합니다.

예를 들어 어떤 명칭이 일반 소비자에게 상품의 품질이나 용도를 직접 나타내는 표현으로 인식된다면 등록이 제한될 가능성이 있습니다.

반면 일반적으로 사용되지 않는 독창적인 표현이거나 여러 요소의 결합으로 새로운 관념이 형성되는 경우에는 식별력을 주장할 여지가 있습니다.

이 경우 의견서에서 다음 내용을 설명할 수 있습니다.

① 해당 상표가 상품의 성질을 직접 표시하는 표현인지

② 상표 전체의 결합에 독자적인 식별력이 있는지

③ 해당 업계에서 일반적으로 사용하는 표현인지

④ 실제 사용을 통해 소비자들이 특정 사업자의 상표로 인식하게 되었는지

특히 상표법 제33조 제2항에 따른 사용에 의한 식별력 취득을 주장하려면 출원 전 사용기간, 매출액, 광고·홍보자료, 시장점유율 및 소비자 인식에 관한 자료 등을 종합적으로 검토할 필요가 있습니다.

다만 장기간 사용했다는 사실만으로 사용에 의한 식별력이 자동으로 인정되는 것은 아닙니다.

실제로 수요자들이 해당 표장을 특정인의 상품 출처를 표시하는 것으로 인식하게 되었는지가 중요합니다.

 

5. 상표 의견서는 어떻게 작성해야 할까요?

상표 의견서는 심사관의 거절이유에 대해 출원인의 입장을 설명하는 중요한 서류입니다.

효과적인 의견서를 작성하려면 거절이유별로 대응 논리를 명확히 구분하는 것이 좋습니다.

선등록상표와의 유사성이 문제된 경우에는 양 상표의 비교표를 작성할 수 있습니다.

예를 들어 다음 항목을 검토하게 됩니다.

• 출원상표와 인용상표의 전체적인 구성

• 외관·호칭·관념의 차이

• 식별력이 강한 구성요소

• 지정상품의 동일·유사 여부

• 구체적인 거래실정

식별력 부족이 문제된 경우에는 해당 표현의 사전적 의미, 실제 사용례, 상품과의 관계 및 수요자의 인식 등을 검토할 수 있습니다.

중요한 것은 단순히 출원상표가 독창적이라는 주장을 반복하는 것이 아니라 심사관이 지적한 법률적 요건에 대해 객관적인 근거를 제시하는 것입니다.

 

6. 상표 보정서를 제출할 때 주의할 사항

상표출원 후에는 거절이유에 대응하기 위해 지정상품을 수정하거나 일부 삭제하는 보정을 진행할 수 있습니다.

다만 상표 보정에는 법률상 제한이 있습니다.

특히 출원상표 자체를 변경하는 경우에는 최초 출원한 상표와의 동일성이 문제될 수 있습니다.

예를 들어 출원 후 브랜드명이나 로고를 실질적으로 다른 상표로 변경하는 것은 단순한 보정으로 허용되지 않을 수 있습니다.

이러한 경우에는 새로운 상표출원이 필요한지 검토해야 합니다.

따라서 상표 보정 시에는 다음 사항을 확인하는 것이 좋습니다.

첫째, 보정이 법률상 허용되는 범위에 해당하는가?

둘째, 거절이유를 실질적으로 해소할 수 있는가?

셋째, 보정 후에도 사업에 필요한 지정상품이 충분히 보호되는가?

특히 선등록상표와의 충돌을 피하기 위해 지정상품을 삭제하는 경우에는 실제 영위하는 사업 분야가 보호 범위에서 제외되지 않는지 신중하게 판단해야 합니다.

 

7. 일부 지정상품에만 거절이유가 있는 경우

출원한 모든 지정상품에 동일한 거절이유가 존재하는 것은 아닙니다.

예를 들어 화장품, 세정제 및 기타 상품을 함께 지정하였는데 일부 상품에 대해서만 선등록상표와의 유사성이 문제될 수 있습니다.

이 경우에는 거절이유가 있는 지정상품과 그렇지 않은 상품을 구분하여 대응하는 것이 중요합니다.

현행 상표법에는 일부 지정상품에 대한 부분거절결정 제도가 마련되어 있으므로, 일부 상품에 거절이유가 있다는 사실만으로 반드시 전체 출원이 거절되는 것은 아닙니다.

출원인은 거절이유가 있는 상품에 대해서만 의견서를 제출하거나 보정 방향을 검토할 수 있습니다.

또한 필요한 경우 분할출원 등 별도의 절차를 고려할 수도 있습니다.

따라서 거절이유통지서를 받으면 어떤 상품에 거절이유가 적용되는지 지정상품별로 구분하여 검토하는 것이 중요합니다.

 

8. 선등록상표권자의 동의를 받으면 등록이 가능할까요?

상표등록 거절이유 대응에서 검토할 수 있는 제도 중 하나가 상표공존동의제도입니다.

2024년 5월 1일부터 시행된 상표공존동의제도는 일정한 요건을 충족하는 경우 선등록 또는 선출원 상표권리자의 동의를 받아 후출원상표의 등록을 허용하는 제도입니다.

그러나 선등록상표권자의 동의가 있다고 해서 모든 상표의 등록이 가능해지는 것은 아닙니다.

동일한 상표를 동일한 지정상품에 사용하는 경우 등에는 적용이 제한되며, 다른 법률상 거절이유가 존재하는 경우에도 등록이 어려울 수 있습니다.

따라서 공존동의를 검토할 때에는 선행상표의 권리관계, 양 상표의 동일·유사 정도, 지정상품 및 사업상 이해관계 등을 함께 살펴보아야 합니다.

특히 공존동의에 관한 협의 과정에서는 향후 상표 사용 범위와 분쟁 가능성까지 고려하는 것이 좋습니다.

 

9. 상표등록 거절결정을 받았다면 어떻게 해야 할까요?

의견서나 보정서를 제출하였음에도 거절이유가 해소되지 않으면 심사관은 거절결정을 할 수 있습니다.

그러나 거절결정을 받았다는 이유만으로 모든 절차가 종료되는 것은 아닙니다.

법정 요건을 충족하는 경우에는 거절결정불복심판 등의 후속 절차를 검토할 수 있습니다.

이때에는 거절결정에서 제시한 판단 근거와 기존 의견서의 주장, 선행상표의 권리상태 및 추가적인 자료 제출 가능성 등을 종합적으로 분석해야 합니다.

특히 불복절차는 법정 청구기간이 정해져 있으므로 기한을 놓치지 않도록 주의해야 합니다.

경우에 따라서는 기존 출원의 불복절차보다 새로운 브랜드명으로 재출원하는 것이 사업적으로 더 합리적인 선택이 될 수도 있습니다.

따라서 등록 가능성뿐만 아니라 비용, 소요기간 및 브랜드 변경에 따른 사업상 영향을 함께 고려해야 합니다.

 

10. 김수진 변리사가 강조하는 상표 거절이유 대응 원칙

상표등록 거절이유에 대응할 때에는 다음 세 가지 원칙을 중요하게 검토해야 합니다.

첫째, 거절이유를 정확하게 분석해야 합니다.

선행상표와의 유사성 문제인지, 상표 자체의 식별력 문제인지, 지정상품의 문제인지에 따라 대응 방법이 달라집니다.

둘째, 불필요한 보정으로 상표권의 보호 범위를 좁히지 않아야 합니다.

지정상품을 무조건 삭제하기보다는 해당 상품이 실제 사업에서 어느 정도 중요한지 먼저 검토해야 합니다.

셋째, 단순히 상표등록을 받는 것보다 장기적인 브랜드 보호를 고려해야 합니다.

상표는 사업 과정에서 지속적으로 사용하고 발전시켜 나가는 중요한 자산입니다.

등록 가능성만을 고려하여 브랜드의 활용 범위를 지나치게 제한한다면 향후 사업 확장에 어려움이 발생할 수 있습니다.

따라서 상표등록 거절이유 대응은 법률적 등록요건과 기업의 브랜드 전략을 함께 검토하는 과정이라고 할 수 있습니다.

 

11. 이로재 국제특허법률사무소 소개

이로재 국제특허법률사무소(IROJE IP & LAW)는 2009년 개업 이후 국내외 특허·상표·디자인 등 지식재산권 관련 업무를 수행해 왔습니다.

김수진 변리사는 상표·디자인 및 브랜드 보호 분야의 전문 경력을 바탕으로 관련 지식재산권 제도에 관한 정보를 제공하고 있습니다.

상표등록을 준비하는 기업과 개인사업자에게는 브랜드의 식별력, 선행상표와의 관계 및 지정상품의 적절성을 종합적으로 검토하는 것이 중요합니다.

특히 거절이유통지서를 받은 경우에는 통지서에 기재된 법률 조항과 인용상표, 지정상품 및 제출기한을 정확히 확인한 후 대응 방향을 결정하시기 바랍니다.

상표등록은 브랜드 보호의 시작이며, 거절이유에 대한 적절한 대응은 안정적인 상표권 확보를 위한 중요한 과정입니다.

감사합니다.

 

김수진 변리사
이로재 국제특허법률사무소
IROJE IP & LAW

본 칼럼은 상표제도에 관한 일반적인 법률 정보를 제공하기 위한 것으로, 개별 상표출원의 등록 가능성이나 심사 결과를 보장하지 않습니다. 구체적인 대응 방법은 출원상표, 지정상품, 선행상표 및 심사 경과 등에 따라 달라질 수 있습니다.