강귀용 변리사가 설명하는 특허 거절이유통지서(OA) 대응 전략

 

특허청에서 거절이유통지서를 받았다면, 어떻게 대응해야 할까요?

 

안녕하세요.

이로재 국제특허법률사무소의 강귀용 변리사입니다.

특허출원을 진행한 개인 발명가나 기업 담당자분들께서 가장 걱정하시는 상황 중 하나가 특허청으로부터 거절이유통지서를 받는 것입니다.

특허출원 후 다음과 같은 문의를 자주 접하게 됩니다.

"특허청에서 거절이유가 통지되었는데 이제 특허등록이 어려운 것인가요?"

"심사관이 인용한 선행특허와 우리 발명은 다른데 어떻게 대응해야 하나요?"

"청구항을 보정하면 특허등록 가능성이 높아지나요?"

"최후의견제출통지서를 받으면 더 이상 대응할 방법이 없는 것인가요?"

이번 칼럼에서는 특허 거절이유통지서(Office Action, OA)의 의미와 주요 거절이유, 의견서 및 보정서 작성방법, 특허등록 가능성을 높이기 위한 대응 전략을 설명하겠습니다.

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1. 특허 거절이유통지서(OA)란 무엇인가요?

특허출원 후 심사청구가 이루어지면 심사관은 출원발명이 특허법에서 정한 등록요건을 충족하는지 검토합니다.

이 과정에서 신규성, 진보성 또는 명세서 기재요건 등에 문제가 있다고 판단하면 출원인에게 거절이유를 통지합니다.

이를 일반적으로 **의견제출통지서 또는 OA(Office Action)**라고 합니다.

특허법 제63조는 심사관이 거절결정을 하려는 경우 원칙적으로 출원인에게 거절이유를 통지하고 의견서를 제출할 기회를 부여하도록 규정하고 있습니다.

따라서 거절이유통지서를 받았다는 것은 특허출원이 최종적으로 거절되었다는 의미가 아닙니다.

출원인은 지정된 기간 내에 의견서나 보정서를 제출하여 심사관이 지적한 문제를 해소할 수 있습니다.

중요한 것은 거절이유통지서에 기재된 내용을 정확하게 분석하고, 적절한 대응 방향을 결정하는 것입니다.

 

2. 특허청에서 자주 지적하는 거절이유

특허심사 과정에서 발생하는 대표적인 거절이유는 다음과 같습니다.

① 신규성 위반 – 특허법 제29조 제1항

신규성은 출원발명이 출원 전에 공개된 기술과 구별되는 새로운 발명이어야 한다는 요건입니다.

심사관은 선행기술문헌에 청구항의 기술적 구성이 이미 개시되어 있다고 판단하면 신규성 위반을 지적할 수 있습니다.

이 경우에는 선행기술문헌에 출원발명의 각 구성요소가 실제로 개시되어 있는지를 확인해야 합니다.

② 진보성 위반 – 특허법 제29조 제2항

진보성은 특허출원에서 빈번하게 문제되는 등록요건 중 하나입니다.

심사관은 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 선행기술로부터 출원발명을 쉽게 발명할 수 있다고 판단하면 진보성 위반을 지적할 수 있습니다.

특히 여러 개의 선행기술문헌을 결합하여 진보성이 부정된다는 거절이유가 제시되는 경우가 있습니다.

이때에는 단순히 선행기술과 차이가 있다는 주장만으로 충분하지 않을 수 있습니다.

선행기술 간의 결합 동기, 기술적 구성의 차이 및 그로 인한 효과 등을 종합적으로 검토해야 합니다.

③ 명세서 기재요건 위반 – 특허법 제42조

특허명세서는 발명의 내용을 통상의 기술자가 쉽게 실시할 수 있을 정도로 명확하고 상세하게 기재해야 합니다.

또한 청구항은 발명의 설명에 의해 뒷받침되어야 하고, 보호받으려는 사항을 명확하고 간결하게 기재해야 합니다.

심사관은 청구항의 의미가 불명확하거나 발명의 설명에 기재된 내용과 청구범위가 부합하지 않는 경우 기재요건 위반을 지적할 수 있습니다.

이러한 거절이유에 대해서는 최초 명세서의 기재 내용을 검토하여 명확한 표현으로 보정할 수 있는지 판단해야 합니다.

 

3. OA 대응의 첫 단계는 선행기술과의 차이점 분석입니다

거절이유통지서를 받으면 가장 먼저 심사관이 인용한 선행기술문헌을 분석해야 합니다.

이때 단순히 인용문헌의 제목이나 요약서만 확인하는 것으로는 충분하지 않습니다.

인용문헌의 청구범위, 발명의 설명 및 도면까지 검토하여 출원발명과의 구체적인 차이점을 확인하는 것이 중요합니다.

일반적으로 다음과 같은 순서로 검토할 수 있습니다.

첫째, 출원발명의 독립청구항을 구성요소별로 구분합니다.

청구항에 기재된 기술적 구성을 세부적으로 나누어 각각의 의미와 상호관계를 파악합니다.

둘째, 인용발명에 대응되는 구성이 존재하는지 검토합니다.

각 구성요소가 인용문헌에 실제로 개시되어 있는지, 단순히 유사한 기능을 하는 것인지 구분해야 합니다.

셋째, 차이점의 기술적 의미를 분석합니다.

출원발명과 인용발명 사이에 차이가 확인되었다면 해당 차이점이 발명의 기술적 과제를 해결하는 데 어떤 역할을 하는지 검토합니다.

넷째, 인용발명의 결합 가능성을 판단합니다.

여러 인용발명의 조합을 통해 진보성이 부정되었다면 통상의 기술자가 해당 문헌들을 결합할 합리적인 이유가 있는지, 결합 과정에 기술적 어려움이 있는지 분석해야 합니다.

이러한 검토를 바탕으로 의견서만으로 대응할 것인지, 청구항 보정이 필요한지 결정할 수 있습니다.

 

4. 특허 의견서는 어떻게 작성해야 할까요?

의견서는 심사관이 제시한 거절이유에 대해 출원인의 입장을 설명하고 법률적·기술적 근거를 제시하는 서류입니다.

효과적인 의견서를 작성하기 위해서는 막연하게 출원발명의 우수성을 강조하는 것보다 심사관의 판단 중 어떤 부분에 문제가 있는지 구체적으로 설명하는 것이 중요합니다.

예를 들어 진보성 위반에 대응하는 경우 다음 사항을 검토할 수 있습니다.

• 인용발명에 출원발명의 핵심 구성이 실제로 개시되어 있는지

• 심사관이 서로 다른 기술적 구성을 동일한 구성으로 판단한 것은 아닌지

• 인용발명들을 결합할 구체적인 동기나 근거가 있는지

• 인용발명들을 결합하더라도 출원발명의 구성이 도출되는지

• 출원발명에 의해 발생하는 기술적 효과가 선행기술로부터 예측 가능한지

특히 진보성 판단에서는 개별 구성요소의 차이뿐만 아니라 구성요소의 결합관계와 그에 따른 작용효과를 검토할 필요가 있습니다.

다만 출원발명에 차별적인 효과가 있다고 주장하는 경우에는 최초 명세서의 기재 내용이나 객관적인 자료로 이를 뒷받침할 수 있어야 합니다.

 

5. 특허청구범위 보정은 신중하게 접근해야 합니다

OA 대응 과정에서는 의견서와 함께 특허청구범위를 보정하는 경우가 많습니다.

예를 들어 독립청구항의 권리범위가 지나치게 넓어 선행기술과 구별하기 어렵다면, 최초 명세서에 기재된 구체적인 기술적 특징을 청구항에 추가하는 방안을 검토할 수 있습니다.

그러나 청구항을 제한한다고 해서 무조건 좋은 것은 아닙니다.

불필요한 구성까지 추가하면 특허등록 가능성은 높아질 수 있어도 등록 후 권리범위가 지나치게 좁아질 수 있습니다.

그 결과 경쟁사가 일부 구성을 변경하는 것만으로 특허권의 권리범위를 벗어날 가능성이 생길 수 있습니다.

따라서 청구항 보정 시에는 다음 사항을 함께 검토해야 합니다.

① 거절이유를 실질적으로 해소할 수 있는가?

② 최초 명세서에 보정의 근거가 존재하는가?

③ 핵심 기술과 사업적으로 중요한 권리범위가 유지되는가?

④ 보정으로 새로운 거절이유가 발생할 가능성은 없는가?

특히 특허법 제47조에 따라 출원 후 보정은 최초 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 내에서 이루어져야 하며, 보정 시기와 단계에 따라 추가적인 제한이 적용될 수 있습니다.

다음 2탄에서 뵙겝습니다. 감사합니다. 

 

 

강귀용 변리사(공학박사)
이로재 국제특허법률사무소
IROJE IP & LAW

본 칼럼은 특허제도에 관한 일반적인 정보를 제공하기 위한 것이며, 개별 출원사건의 심사 결과나 특허등록을 보장하는 내용은 아닙니다. 구체적인 대응 방법은 해당 출원의 명세서, 심사 경과 및 적용 법령에 따라 달라질 수 있습니다.