강귀용 변리사가 설명하는 특허 거절이유통지서(OA) 대응 전략   -제 2탄-

 

특허청에서 거절이유통지서를 받았다면, 어떻게 대응해야 할까요?

 

안녕하세요.
 

이로재 국제특허법률사무소의 강귀용 변리사입니다.

특허출원을 진행한 개인 발명가나 기업 담당자분들께서 가장 걱정하시는 상황 중 하나가 특허청으로부터 거절이유통지서를 받는 것입니다.

특허출원 후 다음과 같은 문의를 자주 접하게 됩니다.

"특허청에서 거절이유가 통지되었는데 이제 특허등록이 어려운 것인가요?"

"심사관이 인용한 선행특허와 우리 발명은 다른데 어떻게 대응해야 하나요?"

"청구항을 보정하면 특허등록 가능성이 높아지나요?"

"최후의견제출통지서를 받으면 더 이상 대응할 방법이 없는 것인가요?"

이번 칼럼에서는 제 1탄에 이어 특허 거절이유통지서(Office Action, OA)의 의미와 주요 거절이유, 의견서 및 보정서 작성방법, 특허등록 가능성을 높이기 위한 대응 전략 -제 2탄-을 설명드리겠습니다.

6. 최후의견제출통지서에 대한 대응 전략

최초 OA에 대응하여 의견서와 보정서를 제출하였음에도 거절이유가 해소되지 않거나, 법령상 요건에 해당하는 새로운 거절이유가 발생하면 최후의견제출통지서를 받을 수 있습니다.

이 경우 중요한 차이점이 있습니다.

최후의견제출통지서에 대응할 때에는 청구범위 보정이 허용되는 범위가 일반적인 보정보다 제한됩니다.

특허법 제47조 제3항은 해당 단계의 청구범위 보정을 청구항 삭제, 청구범위 감축, 잘못된 기재의 정정, 불명확한 기재의 명확화 등 법정 요건에 해당하는 경우로 제한하고 있습니다.

또한 보정의 내용에 따라 새로운 거절이유가 발생하거나 법정 보정요건을 위반하면 보정각하 문제가 발생할 수 있습니다.

따라서 최후 OA 대응에서는 다음 사항을 특히 주의해야 합니다.

• 현재 거절이유가 최초 통지된 거절이유와 어떻게 다른지 확인

• 직전 청구항과 보정 청구항의 구성 및 권리범위 비교

• 보정사항이 법률상 허용되는 유형에 해당하는지 검토

• 새로운 기술적 사항이 추가되지 않는지 확인

• 보정각하 가능성을 검토한 후 최종 대응 방향 결정

최후 OA는 단순히 의견서를 한 번 더 제출하는 절차가 아니라 보정의 적법성과 등록 가능성을 함께 판단해야 하는 단계입니다.

 

7. 특허등록 가능성을 높이기 위한 세 가지 대응 전략

강귀용 변리사가 특허 거절이유 대응에서 중요하게 생각하는 검토 원칙은 다음과 같습니다.

첫째, 심사관의 거절이유를 정확하게 이해해야 합니다.

심사관의 판단에 동의하지 않는다는 이유만으로 반박하는 것은 바람직하지 않습니다.

심사관이 어떤 청구항의 어떤 구성을 문제 삼았는지, 인용발명의 어느 부분을 근거로 판단했는지 정확하게 파악하는 것이 중요합니다.

둘째, 의견서와 보정서의 역할을 구분해야 합니다.

심사관의 선행기술 해석이나 진보성 판단에 충분한 반박 근거가 있다면 의견서를 통한 대응을 검토할 수 있습니다.

반대로 청구항에 명확한 구성을 추가해야 선행기술과 구별되는 경우라면 보정을 병행하는 방안이 적절할 수 있습니다.

다만 의견서만으로 대응할지, 보정서를 함께 제출할지는 구체적인 심사 경과와 출원발명의 기술적 특징에 따라 달라집니다.

셋째, 특허등록 이후의 권리 활용을 고려해야 합니다.

특허등록은 지식재산권 확보 과정의 중요한 단계이지만, 등록 자체만이 목적이 되어서는 안 됩니다.

출원인의 실제 제품이나 기술을 보호할 수 있는지, 경쟁사의 유사 기술을 어느 범위까지 포괄할 수 있는지 함께 검토해야 합니다.

때에 따라서는 원출원의 대응과 별개로 분할출원을 활용하여 다른 청구범위를 확보하는 전략도 고려할 수 있습니다.

물론 분할출원 역시 법정 요건과 시기를 충족해야 하며, 최초 출원에 기재되지 않은 새로운 사항을 추가할 수는 없습니다.

 

8. 거절결정이 내려지면 더 이상 방법이 없을까요?

의견서와 보정서를 제출하였음에도 거절이유가 해소되지 않으면 심사관은 거절결정을 할 수 있습니다.

그러나 거절결정을 받았다고 해서 모든 절차가 종료되는 것은 아닙니다.

법정 요건에 해당하면 재심사를 청구하거나, 거절결정불복심판을 청구하는 등의 후속 절차를 검토할 수 있습니다.

이 경우에는 거절결정의 이유, 기존 보정 내용, 추가적인 청구항 감축 가능성 및 심판에서 다툴 수 있는 쟁점을 종합적으로 판단해야 합니다.

특히 후속 절차는 법정 청구기간과 요건이 엄격하게 적용되므로 기한 관리가 중요합니다.

 

9. 특허 OA 대응에서 가장 중요한 것은 무엇일까요?

특허 거절이유 대응은 단순히 심사관의 의견을 반박하는 서류를 작성하는 작업이 아닙니다.

출원발명의 기술적 특징을 분석하고, 선행기술과의 차별성을 확인하며, 법률상 허용되는 범위 내에서 권리범위를 조정하는 과정입니다.

같은 거절이유를 받았더라도 최초 명세서의 기재 내용, 인용발명의 기술적 구성 및 청구항 보정 방향에 따라 심사 결과가 달라질 수 있습니다.

따라서 OA를 받았다면 단순히 거절이유의 문구만 확인하기보다는 출원명세서, 인용문헌 및 심사 경과를 함께 검토하는 것이 바람직합니다.

중요한 것은 거절이유를 해소하는 것과 등록 후 실질적으로 활용할 수 있는 특허권을 확보하는 것 사이에서 적절한 균형을 찾는 것입니다.

 

10. 이로재 국제특허법률사무소 소개

이로재 국제특허법률사무소(IROJE IP & LAW)는 2009년 개업 이후 국내외 특허·상표·디자인 등 지식재산권 관련 업무를 수행해 왔습니다.

강귀용 변리사는 2002년 변리사 자격을 취득하였으며, 영국 맨체스터대학교 법학석사(LL.M.) 및 공학박사 학력을 바탕으로 기술과 법률을 종합적으로 고려하는 지식재산권 업무에 참여해 왔습니다.

특허출원 및 심사 과정에서는 개별 발명의 기술적 특징과 사업적 목적에 맞는 권리 확보 전략을 검토하는 것이 중요합니다.

특허 거절이유통지서를 받았다면 해당 통지서와 최초 출원명세서, 인용발명 등을 종합적으로 검토하여 대응 방향을 결정하시기 바랍니다.
 

감사합니다.