IP 전문칼럼

이로재국제특허, 강귀용 변리사가 알려주는 특허침해 경고장을 받았을 때 대응 방법

2026-10-20T14:51:14+09:00

이로재국제특허법률사무소 | 강귀용 변리사(공학박사)

어느 날 갑자기 "귀사의 제품이 당사의 특허권을 침해하고 있으니 생산과 판매를 중단하라"는 경고장을 받는 경우가 있습니다. 당황해서 바로 판매를 중단하거나, 반대로 무시하고 방치하는 경우가 많지만 두 가지 모두 바람직하지 않습니다.

이번 칼럼에서는 특허침해 경고장을 받았을 때 차분하게 확인해야 할 사항을 순서대로 설명드리겠습니다.

1. 경고장에 적힌 특허권부터 확인하세요.

먼저 경고장에 기재된 특허번호로 특허권이 실제로 등록되어 있는지, 존속기간이 남아 있는지, 등록료가 납부되어 권리가 유지되고 있는지, 경고장을 보낸 사람이 실제 권리자인지를 확인해야 합니다.

간혹 출원 중이거나 이미 소멸된 권리를 근거로 경고장을 보내는 경우도 있으므로, 특허청 공개 자료를 통해 권리 상태를 확인하는 것이 출발점입니다.

2. 우리 제품이 청구범위에 포함되는지 비교하세요.

특허권의 보호범위는 명세서 전체가 아니라 특허청구범위를 기준으로 정해집니다. 원칙적으로 청구항에 기재된 구성요소를 우리 제품이 모두 갖추고 있어야 침해가 성립합니다.

따라서 청구항의 구성요소를 하나씩 나누어 우리 제품과 대비해 보아야 하며, 일부 구성요소가 다르더라도 실질적으로 동일하다고 평가되는 균등침해 여부도 함께 검토해야 합니다.

3. 상대방 특허의 무효 가능성을 검토하세요.

등록된 특허라도 출원 전에 이미 공개된 기술이 있었다면 무효가 될 수 있습니다. 선행기술조사를 통해 상대방 특허의 신규성·진보성을 다툴 자료가 있는지 확인하면, 이후 무효심판이나 협상에서 중요한 근거가 됩니다.

4. 권리범위확인심판도 활용할 수 있습니다.

우리 제품이 상대방 특허의 권리범위에 속하지 않는다는 점을 특허심판원에서 확인받는 소극적 권리범위확인심판을 청구할 수 있습니다. 분쟁이 길어질 가능성이 있다면, 무효심판과 함께 검토하는 것이 일반적입니다.

5. 회신은 신중하게 작성하세요.

경고장에 회신할 때 침해를 인정하는 듯한 표현을 쓰면 이후 분쟁에서 불리하게 작용할 수 있습니다. 회신 기한이 정해져 있더라도 검토가 끝나기 전에는 사실관계 확인 중이라는 취지로만 답하는 것이 안전합니다.

또한 경고장을 받은 이후에도 검토 없이 같은 제품을 계속 판매하면 고의 침해로 평가될 위험이 있습니다. 현행 특허법은 고의적 침해에 대해 손해액의 최대 5배까지 배상하도록 하고 있으므로, 경고장을 받았다면 빠르게 검토를 시작해야 합니다.

6. 설계변경과 라이선스도 선택지입니다.

침해 가능성이 높다고 판단되면 청구범위를 벗어나도록 제품 설계를 변경하는 방법, 또는 상대방과 실시권 계약을 체결하는 방법을 검토할 수 있습니다. 어떤 방법이 유리한지는 침해 가능성, 무효 가능성, 사업상 중요도를 함께 따져 결정해야 합니다.

마치며

특허침해 경고장은 무시해서도, 성급하게 굴복해서도 안 됩니다. 권리 상태 확인, 청구범위 대비, 무효 가능성 검토를 차례대로 진행하면 대응 방향을 합리적으로 정할 수 있습니다.

강귀용 변리사(공학박사) | 이로재국제특허법률사무소

문의: 이로재국제특허법률사무소 (대표변리사 김수진)
02-757-6001 / 119ip@korea.com
홈페이지: https://irojepat.com

이로재국제특허, 김수진 변리사가 쉽게 알려주는 해외 상표 무단선점 Q&A

2026-10-20T14:48:04+09:00

이로재국제특허법률사무소 | 김수진 대표변리사

해외 진출을 준비하는 기업으로부터 "현지에 가 보니 우리 브랜드가 이미 다른 사람 이름으로 등록되어 있다"는 문의를 자주 받습니다. 상담 현장에서 가장 많이 받는 질문을 중심으로 정리했습니다.

Q1. 한국에서 상표등록을 받았는데, 해외에서도 보호되지 않나요?

보호되지 않습니다. 상표권은 각 나라에서 따로 등록해야 효력이 생깁니다. 특히 중국과 일본은 먼저 출원한 사람이 권리를 갖는 구조이므로, 한국 등록만 믿고 현지 출원을 미루면 제3자가 먼저 출원할 수 있습니다.

Q2. 현지 거래처나 대리점이 우리 상표를 먼저 출원했습니다. 되찾을 수 있나요?

가능성이 있습니다. 상대방이 거래 관계를 통해 우리 브랜드를 알고 있었다면, 부정한 목적의 출원이라는 점을 근거로 다툴 수 있습니다. 이때는 상대방이 우리 브랜드를 알고 있었다는 사실을 보여주는 자료가 핵심입니다. 거래 이메일, 계약서, 샘플 발송 기록, 전시회 참가 자료 등을 지금부터 모아 두시기 바랍니다.

Q3. 아직 출원 단계라면 무엇을 할 수 있나요?

출원이 공고된 뒤 정해진 기간 안에 이의신청을 할 수 있습니다. 중국은 공고일로부터 3개월, 일본은 등록 후 등록공보 발행일로부터 2개월 안에 이의를 제기할 수 있습니다. 기간이 짧으므로 선점 사실을 안 즉시 현지 상표 데이터베이스에서 진행 단계를 확인하는 것이 좋습니다.

Q4. 이미 등록까지 끝났다면 방법이 없나요?

그렇지 않습니다. 등록 후에는 무효심판을 청구하여 등록 자체를 다툴 수 있고, 상대방이 상표를 실제로 사용하지 않고 있다면 불사용취소를 검토할 수 있습니다. 중국과 일본에서는 등록상표를 정당한 이유 없이 연속 3년 이상 사용하지 않으면 취소를 청구할 수 있습니다.

Q5. 상대방이 상표를 사가라고 연락해 왔습니다. 응해야 하나요?

바로 응하기보다는 이의신청, 무효심판, 불사용취소로 다툴 수 있는지를 먼저 검토하시는 것이 좋습니다. 법적 대응 가능성을 확인한 뒤 협상하면 훨씬 유리한 조건에서 대화할 수 있습니다.

Q6. 비용이 부담됩니다. 지원받을 방법이 있나요?

한국지식재산보호원 등 공공기관에서 해외 지식재산 분쟁 대응을 지원하는 사업을 운영하고 있습니다. 기업 규모와 분쟁 내용에 따라 지원 대상이 될 수 있으므로 함께 확인해 보시기 바랍니다.

Q7. 앞으로 같은 일을 막으려면 어떻게 해야 하나요?

수출 계약이나 현지 홍보를 시작하기 전에 진출 국가에 상표를 먼저 출원하는 것이 가장 확실합니다. 여러 나라에 진출할 계획이라면 마드리드 국제출원을 활용할 수 있고, 중국처럼 현지 문자 표기가 쓰이는 국가에서는 현지어 상표도 함께 출원해 두는 것이 안전합니다.

마치며

해외 상표 문제는 대응 시기를 놓치면 선택지가 크게 줄어듭니다. 현지에서 우리 브랜드가 선점된 사실을 알게 되셨다면, 상대방과 연락하기 전에 먼저 전문가와 함께 진행 단계와 대응 가능성을 확인해 보시기 바랍니다.

이로재국제특허법률사무소는 해외 상표출원, 이의신청·무효심판·불사용취소 대응, K-브랜드 해외 분쟁 대응 업무를 수행하고 있습니다.

김수진 대표변리사 | 이로재국제특허법률사무소
상담 문의: 02-757-6001 / 119ip@korea.com
홈페이지: https://irojepat.com

김수진 변리사가 알기 쉽게 설명하는 상표출원 전 반드시 알아야 할 5가지

2026-10-15T17:27:21+09:00

이로재국제특허법률사무소 | 김수진 변리사

새로운 브랜드나 상호를 만들었다면 상표등록을 통해 권리를 확보하는 것이 중요합니다. 그러나 사업자등록을 하거나 상호를 사용하고 있다는 이유만으로 상표권이 자동으로 보호되는 것은 아닙니다.

이번 칼럼에서는 상표출원 전에 반드시 알아두어야 할 5가지 핵심 사항을 설명드리겠습니다.

1. 사업자등록과 상표등록은 다릅니다.

사업자등록을 하거나 법인 상호를 등기했다고 해서 해당 명칭에 대한 상표권이 발생하는 것은 아닙니다.

상표권은 원칙적으로 특허청에 상표를 출원하고 심사를 거쳐 등록받아야 발생합니다.

따라서 사업을 시작하기 전에 브랜드명과 로고에 대한 상표등록 가능성을 확인하는 것이 중요합니다.

2. 상표출원 전에 유사상표를 검색하세요.

자신이 만든 브랜드명이라도 이미 타인이 동일하거나 유사한 상표를 출원 또는 등록했을 수 있습니다.

특히 상표는 명칭이 완전히 같지 않더라도 외관, 호칭, 관념 등이 유사하고 지정상품도 동일·유사하다면 등록이 거절될 수 있습니다.

따라서 출원 전 키프리스(KIPRIS) 등을 통해 선행상표를 검색하고, 등록 가능성을 검토하는 것이 바람직합니다.

3. 상표는 식별력이 있어야 등록받을 수 있습니다.

상표등록을 위해서는 다른 사업자의 상품이나 서비스와 구별할 수 있는 식별력이 필요합니다.

예를 들어 상품의 품질, 효능, 용도 등을 단순히 설명하는 명칭은 원칙적으로 상표등록이 어려울 수 있습니다.

따라서 상품의 특징을 직접 설명하는 명칭보다는 독창적이고 식별력이 높은 브랜드명을 선택하는 것이 유리합니다.

4. 지정상품을 적절하게 선택해야 합니다.

상표권은 등록된 상표 자체뿐 아니라 지정상품 또는 지정서비스업을 기준으로 보호범위가 정해집니다.

예를 들어 의류에 대해 상표를 등록했다고 해서 화장품이나 음식점업까지 당연히 보호되는 것은 아닙니다.

따라서 현재 판매하는 상품뿐 아니라 향후 사업 확장 가능성까지 고려하여 지정상품을 선정하는 것이 중요합니다.

다만 불필요하게 많은 상품을 지정하기보다는 실제 사업계획에 맞게 출원전략을 수립하는 것이 바람직합니다.

5. 브랜드를 사용하기 전에 상표출원을 검토하세요.

우리나라 상표제도는 원칙적으로 먼저 출원한 사람에게 우선적으로 등록받을 기회를 부여하는 선출원주의를 채택하고 있습니다.

따라서 브랜드를 오랫동안 사용했더라도 타인이 먼저 유사한 상표를 출원하면 분쟁이 발생할 수 있습니다.

특히 온라인 쇼핑몰, 프랜차이즈, 자체 브랜드 제품을 준비하는 경우에는 제품 출시나 광고를 시작하기 전에 상표출원을 진행하는 것이 안전합니다.

마치며

상표는 기업의 브랜드 가치를 형성하는 중요한 지식재산권입니다.

상표출원 전에는 선행상표의 존재, 상표의 식별력, 지정상품의 적절성 등을 종합적으로 검토하여 등록 가능성과 실질적인 보호범위를 확보하는 것이 중요합니다.

이로재국제특허법률사무소는 상표출원, 상표등록 거절이유 대응 및 상표권 분쟁 관련 업무를 수행하고 있습니다.

새로운 브랜드를 준비하고 계신다면 전문가와 상담하여 적절한 상표권 확보 방향을 검토하시기 바랍니다.

김수진 변리사 | 이로재국제특허법률사무소

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강귀용 변리사가 쉽게 설명하는 특허출원 전 반드시 알아야 할 5가지

2026-10-15T17:25:06+09:00

이로재국제특허법률사무소 | 강귀용 변리사(공학박사)

새로운 기술이나 제품을 개발했다면 특허출원을 통해 권리를 확보하는 것이 중요합니다. 그러나 특허는 단순히 출원한다고 등록되는 것이 아니며, 출원 전에 무엇을 준비하느냐에 따라 등록 가능성과 권리 보호범위가 크게 달라질 수 있습니다.

이번 칼럼에서는 특허출원 전에 반드시 알아두어야 할 5가지 핵심 사항을 설명드리겠습니다.

1. 특허출원 전에 발명을 공개하지 마세요.

특허등록을 받으려면 원칙적으로 출원 전에 공개되지 않은 새로운 발명이어야 합니다.

제품 판매, 인터넷 게시, 전시회 출품 등으로 기술이 공개되면 특허등록이 어려워질 수 있습니다.

일정한 요건을 충족하면 공개 후 12개월 이내에 신규성 상실의 예외를 적용받을 수 있지만, 가장 안전한 방법은 제품 공개 전에 특허출원을 진행하는 것입니다.

2. 선행기술조사를 통해 등록 가능성을 확인하세요.

자신이 개발한 기술이 새로운 발명이라고 생각하더라도 이미 유사한 기술이 특허문헌 등에 공개되어 있을 수 있습니다.

특허등록을 위해서는 신규성과 진보성 등의 요건을 충족해야 하므로, 출원 전에 선행기술조사를 통해 기존 기술과의 차이점을 확인하는 것이 중요합니다.

특히 기존 기술과 차별화되는 핵심 구성을 파악하여 특허청구범위에 반영하는 것이 효과적입니다.

3. 특허등록보다 중요한 것은 권리범위입니다.

특허등록을 받았더라도 청구범위가 지나치게 좁다면 경쟁사가 일부 구성을 변경하여 특허권을 회피할 가능성이 있습니다.

반대로 청구범위가 지나치게 넓으면 선행기술에 의해 거절될 수 있습니다.

따라서 특허등록 가능성과 경쟁사의 설계변경 가능성을 함께 고려하여 청구범위를 작성하는 것이 중요합니다.

4. 특허등록과 특허침해 여부는 별개의 문제입니다.

자신의 제품에 대해 특허등록을 받았다고 해서 타인의 특허권을 침해하지 않는 것은 아닙니다.

기존 특허기술을 개량하여 특허등록을 받았더라도 실제 제품이 타인의 특허청구범위에 포함된다면 특허침해 문제가 발생할 수 있습니다.

따라서 제품을 생산하거나 판매하기 전에는 필요한 경우 **특허침해 예방조사(FTO 분석)**를 진행하는 것이 바람직합니다.

5. 최초 출원명세서를 충실하게 작성하세요.

특허출원 후 심사과정에서 거절이유통지서(OA)가 발송되면 의견서와 보정서를 통해 대응할 수 있습니다.

그러나 최초 출원명세서에 기재되지 않은 새로운 기술적 사항을 추가하는 것은 원칙적으로 허용되지 않습니다.

따라서 최초 출원 시 발명의 핵심 구성뿐 아니라 다양한 실시형태와 변형구조까지 충분히 검토하여 명세서를 작성하는 것이 중요합니다.

마치며

특허출원은 단순히 등록받는 것을 넘어, 경쟁사의 유사제품에 대응할 수 있는 실질적인 권리를 확보하는 과정입니다.

따라서 출원 전에 선행기술과 발명의 차별성을 검토하고, 사업에 적합한 특허청구범위를 설계하는 것이 중요합니다.

이로재국제특허법률사무소는 특허출원, 거절이유 대응, 특허침해 분석 및 특허분쟁 관련 업무를 수행하고 있습니다.

특허출원을 준비하고 계신다면 전문가와 상담하여 적절한 권리 확보 방향을 검토하시기 바랍니다.

강귀용 변리사(공학박사) | 이로재국제특허법률사무소

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강귀용 변리사가 설명하는 특허 거절이유통지서(OA) 대응 전략 -제 2탄-

2026-10-15T09:53:34+09:00

강귀용 변리사가 설명하는 특허 거절이유통지서(OA) 대응 전략 -제 2탄-

특허청에서 거절이유통지서를 받았다면, 어떻게 대응해야 할까요?

안녕하세요.

이로재 국제특허법률사무소의 강귀용 변리사입니다.

특허출원을 진행한 개인 발명가나 기업 담당자분들께서 가장 걱정하시는 상황 중 하나가 특허청으로부터 거절이유통지서를 받는 것입니다.

특허출원 후 다음과 같은 문의를 자주 접하게 됩니다.

"특허청에서 거절이유가 통지되었는데 이제 특허등록이 어려운 것인가요?"

"심사관이 인용한 선행특허와 우리 발명은 다른데 어떻게 대응해야 하나요?"

"청구항을 보정하면 특허등록 가능성이 높아지나요?"

"최후의견제출통지서를 받으면 더 이상 대응할 방법이 없는 것인가요?"

이번 칼럼에서는 제 1탄에 이어 특허 거절이유통지서(Office Action, OA)의 의미와 주요 거절이유, 의견서 및 보정서 작성방법, 특허등록 가능성을 높이기 위한 대응 전략 -제 2탄-을 설명드리겠습니다.

6. 최후의견제출통지서에 대한 대응 전략

최초 OA에 대응하여 의견서와 보정서를 제출하였음에도 거절이유가 해소되지 않거나, 법령상 요건에 해당하는 새로운 거절이유가 발생하면 최후의견제출통지서를 받을 수 있습니다.

이 경우 중요한 차이점이 있습니다.

최후의견제출통지서에 대응할 때에는 청구범위 보정이 허용되는 범위가 일반적인 보정보다 제한됩니다.

특허법 제47조 제3항은 해당 단계의 청구범위 보정을 청구항 삭제, 청구범위 감축, 잘못된 기재의 정정, 불명확한 기재의 명확화 등 법정 요건에 해당하는 경우로 제한하고 있습니다.

또한 보정의 내용에 따라 새로운 거절이유가 발생하거나 법정 보정요건을 위반하면 보정각하 문제가 발생할 수 있습니다.

따라서 최후 OA 대응에서는 다음 사항을 특히 주의해야 합니다.

현재 거절이유가 최초 통지된 거절이유와 어떻게 다른지 확인
직전 청구항과 보정 청구항의 구성 및 권리범위 비교
보정사항이 법률상 허용되는 유형에 해당하는지 검토
새로운 기술적 사항이 추가되지 않는지 확인
보정각하 가능성을 검토한 후 최종 대응 방향 결정

최후 OA는 단순히 의견서를 한 번 더 제출하는 절차가 아니라 보정의 적법성과 등록 가능성을 함께 판단해야 하는 단계입니다.

7. 특허등록 가능성을 높이기 위한 세 가지 대응 전략

강귀용 변리사가 특허 거절이유 대응에서 중요하게 생각하는 검토 원칙은 다음과 같습니다.

첫째, 심사관의 거절이유를 정확하게 이해해야 합니다.

심사관의 판단에 동의하지 않는다는 이유만으로 반박하는 것은 바람직하지 않습니다.

심사관이 어떤 청구항의 어떤 구성을 문제 삼았는지, 인용발명의 어느 부분을 근거로 판단했는지 정확하게 파악하는 것이 중요합니다.

둘째, 의견서와 보정서의 역할을 구분해야 합니다.

심사관의 선행기술 해석이나 진보성 판단에 충분한 반박 근거가 있다면 의견서를 통한 대응을 검토할 수 있습니다.

반대로 청구항에 명확한 구성을 추가해야 선행기술과 구별되는 경우라면 보정을 병행하는 방안이 적절할 수 있습니다.

다만 의견서만으로 대응할지, 보정서를 함께 제출할지는 구체적인 심사 경과와 출원발명의 기술적 특징에 따라 달라집니다.

셋째, 특허등록 이후의 권리 활용을 고려해야 합니다.

특허등록은 지식재산권 확보 과정의 중요한 단계이지만, 등록 자체만이 목적이 되어서는 안 됩니다.

출원인의 실제 제품이나 기술을 보호할 수 있는지, 경쟁사의 유사 기술을 어느 범위까지 포괄할 수 있는지 함께 검토해야 합니다.

때에 따라서는 원출원의 대응과 별개로 분할출원을 활용하여 다른 청구범위를 확보하는 전략도 고려할 수 있습니다.

물론 분할출원 역시 법정 요건과 시기를 충족해야 하며, 최초 출원에 기재되지 않은 새로운 사항을 추가할 수는 없습니다.

8. 거절결정이 내려지면 더 이상 방법이 없을까요?

의견서와 보정서를 제출하였음에도 거절이유가 해소되지 않으면 심사관은 거절결정을 할 수 있습니다.

그러나 거절결정을 받았다고 해서 모든 절차가 종료되는 것은 아닙니다.

법정 요건에 해당하면 재심사를 청구하거나, 거절결정불복심판을 청구하는 등의 후속 절차를 검토할 수 있습니다.

이 경우에는 거절결정의 이유, 기존 보정 내용, 추가적인 청구항 감축 가능성 및 심판에서 다툴 수 있는 쟁점을 종합적으로 판단해야 합니다.

특히 후속 절차는 법정 청구기간과 요건이 엄격하게 적용되므로 기한 관리가 중요합니다.

9. 특허 OA 대응에서 가장 중요한 것은 무엇일까요?

특허 거절이유 대응은 단순히 심사관의 의견을 반박하는 서류를 작성하는 작업이 아닙니다.

출원발명의 기술적 특징을 분석하고, 선행기술과의 차별성을 확인하며, 법률상 허용되는 범위 내에서 권리범위를 조정하는 과정입니다.

같은 거절이유를 받았더라도 최초 명세서의 기재 내용, 인용발명의 기술적 구성 및 청구항 보정 방향에 따라 심사 결과가 달라질 수 있습니다.

따라서 OA를 받았다면 단순히 거절이유의 문구만 확인하기보다는 출원명세서, 인용문헌 및 심사 경과를 함께 검토하는 것이 바람직합니다.

중요한 것은 거절이유를 해소하는 것과 등록 후 실질적으로 활용할 수 있는 특허권을 확보하는 것 사이에서 적절한 균형을 찾는 것입니다.

10. 이로재 국제특허법률사무소 소개

이로재 국제특허법률사무소(IROJE IP & LAW)는 2009년 개업 이후 국내외 특허·상표·디자인 등 지식재산권 관련 업무를 수행해 왔습니다.

강귀용 변리사는 2002년 변리사 자격을 취득하였으며, 영국 맨체스터대학교 법학석사(LL.M.) 및 공학박사 학력을 바탕으로 기술과 법률을 종합적으로 고려하는 지식재산권 업무에 참여해 왔습니다.

특허출원 및 심사 과정에서는 개별 발명의 기술적 특징과 사업적 목적에 맞는 권리 확보 전략을 검토하는 것이 중요합니다.

특허 거절이유통지서를 받았다면 해당 통지서와 최초 출원명세서, 인용발명 등을 종합적으로 검토하여 대응 방향을 결정하시기 바랍니다.

감사합니다.

김수진 변리사가 설명하는 상표등록 거절이유 대응 방법

2026-10-14T14:39:06+09:00

김수진 변리사가 설명하는 상표등록 거절이유 대응 방법

상표등록 거절이유통지서를 받았다면, 어떻게 대응해야 할까요?

안녕하세요.

이로재 국제특허법률사무소의 김수진 변리사입니다.

사업을 시작하면서 브랜드명이나 로고를 정하고 상표출원을 진행했지만, 심사 과정에서 예상하지 못한 거절이유통지서를 받는 경우가 있습니다.

상표등록을 준비하는 개인사업자, 스타트업 및 중소기업 담당자분들께서는 다음과 같은 질문을 하십니다.

"이미 비슷한 상표가 등록되어 있다면 우리 상표는 등록받을 수 없는 건가요?"

"브랜드명이 식별력이 부족하다고 하는데 어떻게 대응해야 하나요?"

"지정상품을 일부 삭제하면 상표등록이 가능한가요?"

"상표출원 후 거절이유통지서를 받으면 다시 출원해야 하나요?"

이러한 문제는 상표출원 과정에서 발생할 수 있는 대표적인 심사 쟁점입니다.

이번 칼럼에서는 상표등록 거절이유통지서의 의미와 주요 거절이유, 의견서 및 보정서 작성 방법, 상표등록 가능성을 높이기 위한 대응 전략을 설명하겠습니다.

1. 상표등록 거절이유통지서란 무엇인가요?

상표출원 후 심사관은 출원상표가 상표법에서 정한 등록요건을 충족하는지 심사합니다.

이 과정에서 선행상표와 유사하거나 상표 자체에 식별력이 부족하다고 판단하면 출원인에게 거절이유를 통지할 수 있습니다.

이를 일반적으로 **상표 의견제출통지서 또는 거절이유통지서(Office Action, OA)**라고 합니다.

상표법 제55조는 심사관이 상표등록거절결정을 하려는 경우 원칙적으로 출원인에게 거절이유를 미리 통지하고 의견서를 제출할 기회를 부여하도록 규정하고 있습니다.

따라서 거절이유통지서를 받았다고 해서 상표등록이 최종적으로 거절된 것은 아닙니다.

출원인은 지정된 기간 내에 의견서 또는 보정서를 제출하여 심사관이 지적한 문제를 해소할 수 있습니다.

다만 모든 거절이유가 극복 가능한 것은 아니므로, 어떤 법률 조항에 근거하여 거절이유가 통지되었는지 먼저 확인하는 것이 중요합니다.

2. 상표등록에서 가장 많이 발생하는 거절이유

상표등록 심사에서 문제되는 대표적인 거절이유는 크게 세 가지로 구분할 수 있습니다.

① 선행상표와의 유사성

이미 출원되거나 등록된 타인의 상표와 동일하거나 유사한 경우입니다.

상표법 제34조 제1항 제7호 등은 일정한 요건에 해당하는 선등록상표와 동일·유사한 상표의 등록을 제한하고 있습니다.

이때에는 단순히 두 상표의 글자가 같거나 다른지만 비교하는 것이 아닙니다.

일반적으로 다음 요소를 종합적으로 검토합니다.

외관: 상표의 전체적인 모습이 비슷한가?
호칭: 상표를 부르는 소리가 비슷한가?
관념: 상표에서 떠올리는 의미가 비슷한가?
거래실정: 실제 거래에서 상품 출처에 혼동이 발생할 우려가 있는가?

예를 들어 출원상표가 '해피마켓'이고 선등록상표가 'HAPPY MARKET'이라면 한글과 영문이라는 차이가 있더라도 호칭이나 관념이 유사하다고 판단될 수 있습니다.

그러나 상표에 공통된 문자가 포함되어 있다는 이유만으로 항상 유사한 상표에 해당하는 것은 아닙니다.

상표의 구성과 식별력, 전체적인 인상 및 구체적인 거래실정에 따라 판단이 달라질 수 있습니다.

② 상표의 식별력 부족

상표법 제33조는 자기의 상품과 타인의 상품을 구별할 수 있는 식별력에 관한 등록요건을 규정하고 있습니다.

상품의 보통명칭, 관용표장 또는 상품의 품질·효능·용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장 등은 원칙적으로 등록이 제한될 수 있습니다.

예를 들어 과일 판매업에 '신선한 과일'이라는 표현을 사용한다면, 해당 표현은 상품의 특성을 설명하는 것으로 판단될 가능성이 있습니다.

이 경우에는 단순히 해당 표현을 처음 생각해 냈다는 주장만으로 등록요건을 충족하기 어렵습니다.

다만 구체적인 상표의 구성에 따라 전체적으로 식별력이 인정될 수 있으며, 일정한 요건 아래 사용에 의한 식별력 취득이 문제될 수도 있습니다.

③ 지정상품 기재의 문제

상표출원에서는 상표 자체뿐만 아니라 어떤 상품이나 서비스에 사용할 것인지 지정해야 합니다.

이때 지정상품의 명칭이 불명확하거나 상품분류 기준에 적합하지 않으면 보정이 요구될 수 있습니다.

예를 들어 지나치게 포괄적이거나 불명확한 상품 명칭을 기재하였다면 심사관이 구체적인 상품 명칭으로 수정할 것을 요구할 수 있습니다.

이러한 경우에는 심사관이 지적한 내용을 확인하고 관련 상품분류 기준에 맞춰 지정상품을 보정하는 방법을 검토할 수 있습니다.

다만 출원 후 지정상품을 보정할 때에는 최초 출원 내용의 범위를 벗어나는 요지변경이 발생하지 않도록 주의해야 합니다.

3. 선등록상표와 유사하다는 거절이유에 어떻게 대응할까요?

상표등록 거절이유 중 실무적으로 중요한 유형이 선등록상표와의 유사성 문제입니다.

이 경우에는 다음 사항을 검토할 필요가 있습니다.

첫째, 두 상표의 유사 여부를 정확하게 판단해야 합니다.

심사관이 상표의 일부 구성요소에 주목하여 유사하다고 판단하였더라도, 상표 전체의 외관·호칭·관념 및 거래실정을 종합적으로 검토하면 다른 판단이 가능할 수 있습니다.

특히 여러 문자나 도형이 결합된 상표에서는 어떤 부분이 독립적인 식별력을 갖는지 검토해야 합니다.

둘째, 지정상품의 유사 여부를 확인해야 합니다.

두 상표가 유사하더라도 지정상품이 서로 비유사하다면 해당 선등록상표에 따른 거절이유가 성립하지 않을 수 있습니다.

다만 상품류 번호가 다르다는 이유만으로 지정상품이 비유사하다고 단정할 수는 없습니다.

상품의 용도, 기능, 생산·판매 경로 및 수요자 등을 종합적으로 검토해야 합니다.

셋째, 지정상품 보정 가능성을 검토해야 합니다.

거절이유가 일부 지정상품에만 해당한다면 해당 상품을 삭제하거나 적법한 범위 내에서 한정하는 방법을 검토할 수 있습니다.

그러나 사업에 반드시 필요한 핵심 상품을 삭제하면 상표등록을 받더라도 실제 사업을 충분히 보호하지 못할 수 있습니다.

따라서 지정상품 보정은 등록 가능성뿐만 아니라 향후 브랜드 활용 계획까지 고려하여 결정하는 것이 좋습니다.

4. 식별력 부족을 이유로 거절된 경우의 대응

상표에 식별력이 부족하다는 거절이유가 통지된 경우에는 해당 표현이 실제로 상품의 성질이나 특징을 직접 설명하는지 검토해야 합니다.

예를 들어 어떤 명칭이 일반 소비자에게 상품의 품질이나 용도를 직접 나타내는 표현으로 인식된다면 등록이 제한될 가능성이 있습니다.

반면 일반적으로 사용되지 않는 독창적인 표현이거나 여러 요소의 결합으로 새로운 관념이 형성되는 경우에는 식별력을 주장할 여지가 있습니다.

이 경우 의견서에서 다음 내용을 설명할 수 있습니다.

① 해당 상표가 상품의 성질을 직접 표시하는 표현인지

② 상표 전체의 결합에 독자적인 식별력이 있는지

③ 해당 업계에서 일반적으로 사용하는 표현인지

④ 실제 사용을 통해 소비자들이 특정 사업자의 상표로 인식하게 되었는지

특히 상표법 제33조 제2항에 따른 사용에 의한 식별력 취득을 주장하려면 출원 전 사용기간, 매출액, 광고·홍보자료, 시장점유율 및 소비자 인식에 관한 자료 등을 종합적으로 검토할 필요가 있습니다.

다만 장기간 사용했다는 사실만으로 사용에 의한 식별력이 자동으로 인정되는 것은 아닙니다.

실제로 수요자들이 해당 표장을 특정인의 상품 출처를 표시하는 것으로 인식하게 되었는지가 중요합니다.

5. 상표 의견서는 어떻게 작성해야 할까요?

상표 의견서는 심사관의 거절이유에 대해 출원인의 입장을 설명하는 중요한 서류입니다.

효과적인 의견서를 작성하려면 거절이유별로 대응 논리를 명확히 구분하는 것이 좋습니다.

선등록상표와의 유사성이 문제된 경우에는 양 상표의 비교표를 작성할 수 있습니다.

예를 들어 다음 항목을 검토하게 됩니다.

출원상표와 인용상표의 전체적인 구성
외관·호칭·관념의 차이
식별력이 강한 구성요소
지정상품의 동일·유사 여부
구체적인 거래실정

식별력 부족이 문제된 경우에는 해당 표현의 사전적 의미, 실제 사용례, 상품과의 관계 및 수요자의 인식 등을 검토할 수 있습니다.

중요한 것은 단순히 출원상표가 독창적이라는 주장을 반복하는 것이 아니라 심사관이 지적한 법률적 요건에 대해 객관적인 근거를 제시하는 것입니다.

6. 상표 보정서를 제출할 때 주의할 사항

상표출원 후에는 거절이유에 대응하기 위해 지정상품을 수정하거나 일부 삭제하는 보정을 진행할 수 있습니다.

다만 상표 보정에는 법률상 제한이 있습니다.

특히 출원상표 자체를 변경하는 경우에는 최초 출원한 상표와의 동일성이 문제될 수 있습니다.

예를 들어 출원 후 브랜드명이나 로고를 실질적으로 다른 상표로 변경하는 것은 단순한 보정으로 허용되지 않을 수 있습니다.

이러한 경우에는 새로운 상표출원이 필요한지 검토해야 합니다.

따라서 상표 보정 시에는 다음 사항을 확인하는 것이 좋습니다.

첫째, 보정이 법률상 허용되는 범위에 해당하는가?

둘째, 거절이유를 실질적으로 해소할 수 있는가?

셋째, 보정 후에도 사업에 필요한 지정상품이 충분히 보호되는가?

특히 선등록상표와의 충돌을 피하기 위해 지정상품을 삭제하는 경우에는 실제 영위하는 사업 분야가 보호 범위에서 제외되지 않는지 신중하게 판단해야 합니다.

7. 일부 지정상품에만 거절이유가 있는 경우

출원한 모든 지정상품에 동일한 거절이유가 존재하는 것은 아닙니다.

예를 들어 화장품, 세정제 및 기타 상품을 함께 지정하였는데 일부 상품에 대해서만 선등록상표와의 유사성이 문제될 수 있습니다.

이 경우에는 거절이유가 있는 지정상품과 그렇지 않은 상품을 구분하여 대응하는 것이 중요합니다.

현행 상표법에는 일부 지정상품에 대한 부분거절결정 제도가 마련되어 있으므로, 일부 상품에 거절이유가 있다는 사실만으로 반드시 전체 출원이 거절되는 것은 아닙니다.

출원인은 거절이유가 있는 상품에 대해서만 의견서를 제출하거나 보정 방향을 검토할 수 있습니다.

또한 필요한 경우 분할출원 등 별도의 절차를 고려할 수도 있습니다.

따라서 거절이유통지서를 받으면 어떤 상품에 거절이유가 적용되는지 지정상품별로 구분하여 검토하는 것이 중요합니다.

8. 선등록상표권자의 동의를 받으면 등록이 가능할까요?

상표등록 거절이유 대응에서 검토할 수 있는 제도 중 하나가 상표공존동의제도입니다.

2024년 5월 1일부터 시행된 상표공존동의제도는 일정한 요건을 충족하는 경우 선등록 또는 선출원 상표권리자의 동의를 받아 후출원상표의 등록을 허용하는 제도입니다.

그러나 선등록상표권자의 동의가 있다고 해서 모든 상표의 등록이 가능해지는 것은 아닙니다.

동일한 상표를 동일한 지정상품에 사용하는 경우 등에는 적용이 제한되며, 다른 법률상 거절이유가 존재하는 경우에도 등록이 어려울 수 있습니다.

따라서 공존동의를 검토할 때에는 선행상표의 권리관계, 양 상표의 동일·유사 정도, 지정상품 및 사업상 이해관계 등을 함께 살펴보아야 합니다.

특히 공존동의에 관한 협의 과정에서는 향후 상표 사용 범위와 분쟁 가능성까지 고려하는 것이 좋습니다.

9. 상표등록 거절결정을 받았다면 어떻게 해야 할까요?

의견서나 보정서를 제출하였음에도 거절이유가 해소되지 않으면 심사관은 거절결정을 할 수 있습니다.

그러나 거절결정을 받았다는 이유만으로 모든 절차가 종료되는 것은 아닙니다.

법정 요건을 충족하는 경우에는 거절결정불복심판 등의 후속 절차를 검토할 수 있습니다.

이때에는 거절결정에서 제시한 판단 근거와 기존 의견서의 주장, 선행상표의 권리상태 및 추가적인 자료 제출 가능성 등을 종합적으로 분석해야 합니다.

특히 불복절차는 법정 청구기간이 정해져 있으므로 기한을 놓치지 않도록 주의해야 합니다.

경우에 따라서는 기존 출원의 불복절차보다 새로운 브랜드명으로 재출원하는 것이 사업적으로 더 합리적인 선택이 될 수도 있습니다.

따라서 등록 가능성뿐만 아니라 비용, 소요기간 및 브랜드 변경에 따른 사업상 영향을 함께 고려해야 합니다.

10. 김수진 변리사가 강조하는 상표 거절이유 대응 원칙

상표등록 거절이유에 대응할 때에는 다음 세 가지 원칙을 중요하게 검토해야 합니다.

첫째, 거절이유를 정확하게 분석해야 합니다.

선행상표와의 유사성 문제인지, 상표 자체의 식별력 문제인지, 지정상품의 문제인지에 따라 대응 방법이 달라집니다.

둘째, 불필요한 보정으로 상표권의 보호 범위를 좁히지 않아야 합니다.

지정상품을 무조건 삭제하기보다는 해당 상품이 실제 사업에서 어느 정도 중요한지 먼저 검토해야 합니다.

셋째, 단순히 상표등록을 받는 것보다 장기적인 브랜드 보호를 고려해야 합니다.

상표는 사업 과정에서 지속적으로 사용하고 발전시켜 나가는 중요한 자산입니다.

등록 가능성만을 고려하여 브랜드의 활용 범위를 지나치게 제한한다면 향후 사업 확장에 어려움이 발생할 수 있습니다.

따라서 상표등록 거절이유 대응은 법률적 등록요건과 기업의 브랜드 전략을 함께 검토하는 과정이라고 할 수 있습니다.

11. 이로재 국제특허법률사무소 소개

이로재 국제특허법률사무소(IROJE IP & LAW)는 2009년 개업 이후 국내외 특허·상표·디자인 등 지식재산권 관련 업무를 수행해 왔습니다.

김수진 변리사는 상표·디자인 및 브랜드 보호 분야의 전문 경력을 바탕으로 관련 지식재산권 제도에 관한 정보를 제공하고 있습니다.

상표등록을 준비하는 기업과 개인사업자에게는 브랜드의 식별력, 선행상표와의 관계 및 지정상품의 적절성을 종합적으로 검토하는 것이 중요합니다.

특히 거절이유통지서를 받은 경우에는 통지서에 기재된 법률 조항과 인용상표, 지정상품 및 제출기한을 정확히 확인한 후 대응 방향을 결정하시기 바랍니다.

상표등록은 브랜드 보호의 시작이며, 거절이유에 대한 적절한 대응은 안정적인 상표권 확보를 위한 중요한 과정입니다.

감사합니다.

김수진 변리사
이로재 국제특허법률사무소
IROJE IP & LAW

본 칼럼은 상표제도에 관한 일반적인 법률 정보를 제공하기 위한 것으로, 개별 상표출원의 등록 가능성이나 심사 결과를 보장하지 않습니다. 구체적인 대응 방법은 출원상표, 지정상품, 선행상표 및 심사 경과 등에 따라 달라질 수 있습니다.

강귀용 변리사가 설명하는 특허 거절이유통지서(OA) 대응 전략 - 제 1탄 -

2026-10-14T14:36:12+09:00

강귀용 변리사가 설명하는 특허 거절이유통지서(OA) 대응 전략

특허청에서 거절이유통지서를 받았다면, 어떻게 대응해야 할까요?

안녕하세요.

이로재 국제특허법률사무소의 강귀용 변리사입니다.

특허출원을 진행한 개인 발명가나 기업 담당자분들께서 가장 걱정하시는 상황 중 하나가 특허청으로부터 거절이유통지서를 받는 것입니다.

특허출원 후 다음과 같은 문의를 자주 접하게 됩니다.

"특허청에서 거절이유가 통지되었는데 이제 특허등록이 어려운 것인가요?"

"심사관이 인용한 선행특허와 우리 발명은 다른데 어떻게 대응해야 하나요?"

"청구항을 보정하면 특허등록 가능성이 높아지나요?"

"최후의견제출통지서를 받으면 더 이상 대응할 방법이 없는 것인가요?"

이번 칼럼에서는 특허 거절이유통지서(Office Action, OA)의 의미와 주요 거절이유, 의견서 및 보정서 작성방법, 특허등록 가능성을 높이기 위한 대응 전략을 설명하겠습니다.

1. 특허 거절이유통지서(OA)란 무엇인가요?

특허출원 후 심사청구가 이루어지면 심사관은 출원발명이 특허법에서 정한 등록요건을 충족하는지 검토합니다.

이 과정에서 신규성, 진보성 또는 명세서 기재요건 등에 문제가 있다고 판단하면 출원인에게 거절이유를 통지합니다.

이를 일반적으로 **의견제출통지서 또는 OA(Office Action)**라고 합니다.

특허법 제63조는 심사관이 거절결정을 하려는 경우 원칙적으로 출원인에게 거절이유를 통지하고 의견서를 제출할 기회를 부여하도록 규정하고 있습니다.

따라서 거절이유통지서를 받았다는 것은 특허출원이 최종적으로 거절되었다는 의미가 아닙니다.

출원인은 지정된 기간 내에 의견서나 보정서를 제출하여 심사관이 지적한 문제를 해소할 수 있습니다.

중요한 것은 거절이유통지서에 기재된 내용을 정확하게 분석하고, 적절한 대응 방향을 결정하는 것입니다.

2. 특허청에서 자주 지적하는 거절이유

특허심사 과정에서 발생하는 대표적인 거절이유는 다음과 같습니다.

① 신규성 위반 – 특허법 제29조 제1항

신규성은 출원발명이 출원 전에 공개된 기술과 구별되는 새로운 발명이어야 한다는 요건입니다.

심사관은 선행기술문헌에 청구항의 기술적 구성이 이미 개시되어 있다고 판단하면 신규성 위반을 지적할 수 있습니다.

이 경우에는 선행기술문헌에 출원발명의 각 구성요소가 실제로 개시되어 있는지를 확인해야 합니다.

② 진보성 위반 – 특허법 제29조 제2항

진보성은 특허출원에서 빈번하게 문제되는 등록요건 중 하나입니다.

심사관은 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 선행기술로부터 출원발명을 쉽게 발명할 수 있다고 판단하면 진보성 위반을 지적할 수 있습니다.

특히 여러 개의 선행기술문헌을 결합하여 진보성이 부정된다는 거절이유가 제시되는 경우가 있습니다.

이때에는 단순히 선행기술과 차이가 있다는 주장만으로 충분하지 않을 수 있습니다.

선행기술 간의 결합 동기, 기술적 구성의 차이 및 그로 인한 효과 등을 종합적으로 검토해야 합니다.

③ 명세서 기재요건 위반 – 특허법 제42조

특허명세서는 발명의 내용을 통상의 기술자가 쉽게 실시할 수 있을 정도로 명확하고 상세하게 기재해야 합니다.

또한 청구항은 발명의 설명에 의해 뒷받침되어야 하고, 보호받으려는 사항을 명확하고 간결하게 기재해야 합니다.

심사관은 청구항의 의미가 불명확하거나 발명의 설명에 기재된 내용과 청구범위가 부합하지 않는 경우 기재요건 위반을 지적할 수 있습니다.

이러한 거절이유에 대해서는 최초 명세서의 기재 내용을 검토하여 명확한 표현으로 보정할 수 있는지 판단해야 합니다.

3. OA 대응의 첫 단계는 선행기술과의 차이점 분석입니다

거절이유통지서를 받으면 가장 먼저 심사관이 인용한 선행기술문헌을 분석해야 합니다.

이때 단순히 인용문헌의 제목이나 요약서만 확인하는 것으로는 충분하지 않습니다.

인용문헌의 청구범위, 발명의 설명 및 도면까지 검토하여 출원발명과의 구체적인 차이점을 확인하는 것이 중요합니다.

일반적으로 다음과 같은 순서로 검토할 수 있습니다.

첫째, 출원발명의 독립청구항을 구성요소별로 구분합니다.

청구항에 기재된 기술적 구성을 세부적으로 나누어 각각의 의미와 상호관계를 파악합니다.

둘째, 인용발명에 대응되는 구성이 존재하는지 검토합니다.

각 구성요소가 인용문헌에 실제로 개시되어 있는지, 단순히 유사한 기능을 하는 것인지 구분해야 합니다.

셋째, 차이점의 기술적 의미를 분석합니다.

출원발명과 인용발명 사이에 차이가 확인되었다면 해당 차이점이 발명의 기술적 과제를 해결하는 데 어떤 역할을 하는지 검토합니다.

넷째, 인용발명의 결합 가능성을 판단합니다.

여러 인용발명의 조합을 통해 진보성이 부정되었다면 통상의 기술자가 해당 문헌들을 결합할 합리적인 이유가 있는지, 결합 과정에 기술적 어려움이 있는지 분석해야 합니다.

이러한 검토를 바탕으로 의견서만으로 대응할 것인지, 청구항 보정이 필요한지 결정할 수 있습니다.

4. 특허 의견서는 어떻게 작성해야 할까요?

의견서는 심사관이 제시한 거절이유에 대해 출원인의 입장을 설명하고 법률적·기술적 근거를 제시하는 서류입니다.

효과적인 의견서를 작성하기 위해서는 막연하게 출원발명의 우수성을 강조하는 것보다 심사관의 판단 중 어떤 부분에 문제가 있는지 구체적으로 설명하는 것이 중요합니다.

예를 들어 진보성 위반에 대응하는 경우 다음 사항을 검토할 수 있습니다.

인용발명에 출원발명의 핵심 구성이 실제로 개시되어 있는지
심사관이 서로 다른 기술적 구성을 동일한 구성으로 판단한 것은 아닌지
인용발명들을 결합할 구체적인 동기나 근거가 있는지
인용발명들을 결합하더라도 출원발명의 구성이 도출되는지
출원발명에 의해 발생하는 기술적 효과가 선행기술로부터 예측 가능한지

특히 진보성 판단에서는 개별 구성요소의 차이뿐만 아니라 구성요소의 결합관계와 그에 따른 작용효과를 검토할 필요가 있습니다.

다만 출원발명에 차별적인 효과가 있다고 주장하는 경우에는 최초 명세서의 기재 내용이나 객관적인 자료로 이를 뒷받침할 수 있어야 합니다.

5. 특허청구범위 보정은 신중하게 접근해야 합니다

OA 대응 과정에서는 의견서와 함께 특허청구범위를 보정하는 경우가 많습니다.

예를 들어 독립청구항의 권리범위가 지나치게 넓어 선행기술과 구별하기 어렵다면, 최초 명세서에 기재된 구체적인 기술적 특징을 청구항에 추가하는 방안을 검토할 수 있습니다.

그러나 청구항을 제한한다고 해서 무조건 좋은 것은 아닙니다.

불필요한 구성까지 추가하면 특허등록 가능성은 높아질 수 있어도 등록 후 권리범위가 지나치게 좁아질 수 있습니다.

그 결과 경쟁사가 일부 구성을 변경하는 것만으로 특허권의 권리범위를 벗어날 가능성이 생길 수 있습니다.

따라서 청구항 보정 시에는 다음 사항을 함께 검토해야 합니다.

① 거절이유를 실질적으로 해소할 수 있는가?

② 최초 명세서에 보정의 근거가 존재하는가?

③ 핵심 기술과 사업적으로 중요한 권리범위가 유지되는가?

④ 보정으로 새로운 거절이유가 발생할 가능성은 없는가?

특히 특허법 제47조에 따라 출원 후 보정은 최초 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 내에서 이루어져야 하며, 보정 시기와 단계에 따라 추가적인 제한이 적용될 수 있습니다.

다음 2탄에서 뵙겝습니다. 감사합니다.

강귀용 변리사(공학박사)
이로재 국제특허법률사무소
IROJE IP & LAW

본 칼럼은 특허제도에 관한 일반적인 정보를 제공하기 위한 것이며, 개별 출원사건의 심사 결과나 특허등록을 보장하는 내용은 아닙니다. 구체적인 대응 방법은 해당 출원의 명세서, 심사 경과 및 적용 법령에 따라 달라질 수 있습니다.